Droit du Numérique

La marque texto de SFR annulée pour manque de distinctivité

22 Février 2008, 10:42am

Publié par Nicolas Herzog

Dans un jugement du 29 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle la marque TEXTO déposée par SFR la jugeant dépourvue de caractère distinctif.
 
Le tribunal constate dans son jugement que plusieurs articles parus dans des journaux de grande diffusion (Le Monde et l’Express) utilisaient le termes texto antérieurement à la date du dépôt de la marque par SFR pour expliquer ce qu’était un sms (Short Message Service).
 
Le tribunal considère donc logiquement qu’au jour du dépôt le terme texto était employé comme un terme usuel désignant les messages courts envoyés par le biais d’un téléphone portable.
 
Or, l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
 
Sont dépourvus de caractère distinctif :
 
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service
 
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
 
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »
 
Le tribunal a donc jugé que SFR ne pouvait s’approprier le terme texto qui est la désignation nécessaire d’un service de messagerie écrite via un téléphone mobile dans le langage courant et a en conséquence annulé la marque TEXTO pour manque de distinctivité.
 
Gageons que SFR interjettera appel de cette décision et tentera de soutenir que si la marque TEXTO n’était pas distinctive lors de son dépôt, elle l’est devenue par son usage (cf. dernier alinéa de l’article L.711-2 du code susvisé).

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olivier 22/02/2008 17:21

Excusez ma naïveté (je ne suis plus trop familier de ces questions) mais je comprends mal votre dernière remarque : comment SFR pourrait-elle prouver "l'acquisition" du caractère distinctif du terme texto par l'usage ? En établissant que, depuis le dépôt, ce terme est utilisé à titre de marque pour désigner exclusivement le service désigné de SFR ?
Quand bien même les autres opérateurs utiliseraient un autre terme/signe pour désigner leur propre service de messages "SMS" (ce que j'ignore), comment SFR pourrait-elle ensuite défendre sa marque qui risquerait d'être considérée comme relevant du langage courant => cf. dégénérescence L. 714-6 a) ?
J'ai dû passer à côté de quelque chose, merci de m'éclairer ;-)

Nicolas Herzog 23/02/2008 16:23

La distinctivité d’une marque n’est pas une notion figée dans le temps. Une marque qui était distinctive lors de son dépôt peut perdre ce caractère avec le temps (art.L.714-6 a du CPI). Inversement, une marque qui n’était pas distinctive lors de son dépôt peut acquérir ce caractère avec le temps (art.L.711-2 du CPI dernier alinéa). En d’autres termes, le temps peut avoir une influence positive ou négative sur la distinctivité d’une marque. Je vous invite à prendre connaissance du jugement SFR c/ Comtel rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a également statué sur la marque Texto (disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2194). Dans ce jugement le tribunal a rejeté la demande de la société Comtel qui invoquait la déchéance pour dégénérescence de la marque Texto. L’analyse combinée des jugements One Texto et Comtel permet de se demander si la marque Texto, qui n’était pas distinctive lors de son dépôt, n’aurait pas acquis cette qualité par l’usage ?